保护标准必要专利 促进中国企业创新

2018年7月16日，由中国应用法学研究所主办的“标准必要专利保护法律问题研究”研讨会在京召开，来自法院、高校、科研院所等的专家和企业代表，围绕“标准与标准化组织知识产权政策的适用”“标准必要专利侵权与救济”“标准必要专利纠纷中的间接侵权问题”“管辖与禁诉令”等议题进行了全面深入的探讨。

一、标准与标准化组织知识产权政策的适用

来自标准化研究院的专家认为：标准是标准利益相关方协商一致的产物，标准的制定本质上是一种团体行为，是各利益相关方协商一致相互妥协的结果。标准一般包括国家标准、国际标准和团体标准，相互之间可以转化。无论是国家标准、团体标准，还是我国的一些其他的标准，其可能获得强制力，或者在实践中产生实际上的强制力，但本质上都是自愿的。标准化的过程就是标准的制定和实施过程，考虑标准必要专利认定的问题要把标准作为一个过程来看待。一般国家标准不涉及专利，通信专业涉及到标准必要专利比较多。ISO、IEC等标准化组织以及其他的团体都制定有标准化专利政策，也都是协商一致的产物。标准组织一般是中立的，本身并不具备能力去做判断和认定，这是基本的共识。我国的标准化体制是行政主导，我国的强制性标准、行业标准、地方标准在国际上都很少见。在考虑我国标准必要专利问题上，应当兼顾我国标准化体制的特殊性、现状、趋势及其与美国、欧盟和日本主导的标准化体制的国际趋势的衔接。

二、标准必要专利侵权与救济

标准必要专利的认定。与会专家一致认为，这是整个问题研究的起点，决定了案件的审理基本思路。有专家认为，标准必要专利与一般专利有两点区别：一是标准必要专利权人作出FRAND承诺后，负有许可的义务，这是一般专利所不具有的。二是基于标准必要专利权人的FRAND承诺，法院对标准必要专利的禁令救济一般非常慎重。来自通信研究院的专家介绍了两种认定标准必要专利的方式：对于单件标准必要专利，要把每一条权利要求的技术特征和标准之中所能找到的标准文档一一对应，全面判定专利的独立权利要求或从属权利要求中每一个技术特征是否体现在标准中，这种方式适合个案侵权认定。对于整个标准中所涉及到的海量的标准必要专利，无法采取一一对比的方式时，则采取一一对比与抽样对比相结合的方式，评估某一企业或国家对于标准所作出的贡献，该种方式适合一揽子专利打包的认定。

FRAND的法律性质。除要约说、要约引诱说、单方法律行为说外，还有与会专家认为，FRAND声明不只是权利人的义务，还是对权利人和实施人双方的法律约束与义务，实施人在寻求许可时，也应符合FRAND原则。还有观点从反向认为，FRAND承诺对标准必要专利权人和实施者都有约束，它不意味着一个专利实施许可的成立，也不意味着专利权人对他人禁止实施权的放弃。

费率问题。有观点认为，目前的标准必要专利案件中，对于费率的确定主要有“假想谈判法”和“参照可比协议法”，无论哪种方法，核心都是比例，即一定要解决权利人所请求保护的专利在整个标准中所作的贡献以及标准对终端产品的贡献。有企业代表对目前以产品销售价格作为计费基础的做法提出质疑，认为产品的价格由制造费用、研发费用、销售费用等组成，以制造费用为计费基础是否更为合理。

禁令问题。有专家认为，禁令适用应根据双方当事人的过错程度认定，但应谨慎适用。也有专家认为，既然禁令只是谈判的筹码，法院可否直接判一个很高的费率，以高额侵权赔偿代替禁令，以示警诫同时也促成问题的解决，因为禁令即使颁发也难以实际执行。还有专家认为，在涉及标准必要专利的情况下，过错不应是禁令颁发与否考量的因素，应该考量的因素是双方当事人是否尽到诚信和善意谈判的义务，最根本的标准应该是双方是否有真正的许可意图。还有专家认为，针对申请禁令，普通专利权人的目的是为了实现排他权，占领市场，而标准必要专利权人由于作出FRAND声明，因此不能禁止他人使用，禁令的意义在于应对反向劫持，在后续的许可谈判中占据主动权。有专家提出，不能够把专利进入标准的时候有FRAND就判定专利权人不能寻求禁令救济。相比专利劫持，更可怕的是反向劫持。专利作为财产权，排他权是最重要的保护途径，要求专利权人承担一个FRAND的许可并不能够和他放弃禁令救济画等号。多数学者认为，颁发禁令应注重在专利权人和实施人之间实现利益平衡，不能把专利进入标准理解为专利权人就不能够寻求禁令救济。#p#分页标题#e#

对于当前涉标准必要专利案件中，违反FRAND声明、侵权、滥用市场支配地位三种诉讼相互交织的情况，有专家认为，应该要求认定费率的案件先行，因为费率高低是确定标准必要专利权人是否滥用市场支配地位或是否违反FRAND原则的基础。也有专家认为，在同一案件中提起认定许可费率和侵权诉讼是矛盾的，但不影响同时提起滥用市场支配地位之诉。

三、标准必要专利纠纷中的间接侵权问题

专家认为，多主体方法专利的特点是在方法专利的权利要求中，存在多个由不同执行主体所执行的不同步骤的专利。依据全面覆盖原则，只有侵权方执行了方法专利中的所有步骤才构成侵权。在智能手机领域，其中一个执行主体往往是终端用户消费者，但是将所有消费者作为被告是不现实的，因此无法认定直接侵权人。实施人的行为并未覆盖全部技术特征，难以认定直接侵权。对于为终端用户提供侵权条件的帮助侵权人的行为应当如何规制，专家有不同观点。有观点认为，间接侵权必须以直接侵权为前提，上述情形下，由于不成立直接侵权，所以也不能认定间接侵权；相反观点则支持“独立说”，认为间接侵权不必然以直接侵权为前提，可以把间接侵权视为一类独立的侵权种类进行考量。有专家提出，针对上述问题，在撰写权利要求书时，可以将消费者的行为纳入到权利要求的保护范围内，在认定侵权时，无须考虑终端用户的行为，从而绕开直接侵权和间接侵权。有观点认为，根据第四次全国知识产权审判工作会议精神，专利领域的帮助侵权以被帮助者利用侵权专用品实施了覆盖专利权利要求全部技术特征的行为为条件，既不要求被帮助者的行为必须构成法律意义上的直接侵权行为，也不要求必须将帮助者和被帮助者作为共同被告。部分学者认为，可以通过共同侵权解决多主体方法专利中的帮助侵权问题。侵权人为避免依据全面覆盖原则被认定侵权，选择生产专利产品的一部分。在利益的驱动下，多主体之间分别生产不同的产品。由于专利的公开性，扩大了意思联络的范围，可被认定是有共同合意。由于标准的广泛适用性，纳入标准的专利更容易引起侵权人的注意，因此意思联络的范围更宽。由此，满足了共同侵权的构成要件，可以认定共同侵权成立。有学者认为，间接侵权是来自英美法系的概念和制度，大陆法系中没有此制度。将该制度纳入专利法，多数民法学者持反对态度。英美法系中的间接侵权并非是直接侵权相对应的概念，其在国外得到良好运用，得益于具有一套完整的平衡协调机制。我国若要引入，操作上比较困难。我国的共同侵权制度对间接侵权问题已有体现，实际解决问题才是目的，并非必须引入国外的制度。

四、管辖与禁诉令

2017年英国伦敦高等法院在UP诉华为专利侵权案中，未经双方当事人同意，裁定包括UP中国专利在内的全球费率。对此，部分学者认为，在双方同意的基础上，可以对全球费率进行裁决，否则将会违反行业规则。来自企业的代表则认为，未经许可裁判全球费率的行为，会绑架中国企业的全球费率。在华为诉三星侵犯标准必要专利纠纷案中，华为的禁令请求得到深圳中院支持后，美国加利福尼亚北区法院向华为颁发禁诉令，裁定在该院审理双方争议之前，华为不得申请执行深圳中院关于三星停止侵害华为专利的判决。对此，有专家认为，当前对具体案件而言，可以以不存在有效的仲裁协议为由来申请撤销禁诉令，或者依照民事诉讼法第一百条规定的民事保全制度和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第三百零六条规定的“拒绝承认和执行外国法院的判决、裁定”制度，消极对抗外国法院针对我国司法判决发布的禁诉令。从长远角度看，我国要遵守国际私法的有关规定，坚持知识产权的地域性和独立的司法管辖权原则，从国家利益的角度通盘考虑，管辖权不可随意让渡。应当坚持对等原则，与其他国家建立互惠对等的司法关系。可借鉴在先制度，对相关制度进行全面细致的研究，完善民诉法和知识产权诉讼特别程序的规定，建立一套平衡的、完整的、符合国际惯例和规则的禁诉令制度，对于与我国联系比较密切的行为，积极行使管辖权，以保护我国企业，维护我国司法权威。#p#分页标题#e#

（作者单位：中国应用法学研究所）